最高裁判所第一小法廷 平成９年（行ツ）４号 判決
アメリカ合衆国イリノイ州ディアフィールド ワン バクスター パークウェイ
上告人
バクスター・インターナショ ナル・インコーポレーテッド
右代表者
デイヴィッド・Ｃ・マッキー
右訴訟代理人弁護士
大場正成
鈴木修
東京都千代田区霞が関三丁目四番三号
被上告人
特許庁長官 伊佐山建志
右当事者間の東京高等裁判所平成六年（行ケ）第四〇号審決取消請求事件について、同裁判所が平成八年七月一〇日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人大場正成、同鈴木修の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。右判断は、所論引用の判例に抵触するものではない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
（裁判長裁判官 井嶋一友 裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 藤井正雄 裁判官 大出峻郎）
（平成九年（行ツ）第四号 上告人 バクスター・インターナショナル・インコーポレーテッド）
上告代理人大場正成、同鈴木修の上告理由
第一、上告理由一法解釈の誤り
一、原判決は、平成四年審判第一七六六七号に関する審決（平成五年九月二四日付け、以下本件審決という）の取り消し請求事件に関する判決であるところ、行政庁である特許庁のなした処分の取り消しを求める審決取り消し訴訟の審理対象を逸脱して判断をなしたものである。
二、本件審決は、本件発明と引用例（甲第五号証）との相違点(1)について、「仕切体をハウジングに対してシールされた状態で固定し、圧力変換器装置を流体室に露出させて前記仕切体に固定すると共に該圧力変換器装置を流体圧応答媒体によって覆うことは、当該技術分野において本願出願前周知の技術・・・である」とした。
この本件審決の認定に対し、上告人は斯様な周知技術の存在を否定し、本件審決が当該周知技術を示す例として掲示した公開公報群（甲第六ないし九号証）に開示された技術においては、圧力変換器装置に相当するシリコンダイアフラム46は絶縁板701に固定されているのであって、「仕切体」に固定されているのではないことを指摘した。
三、しかるに、原判決は「直接に基板63に固定されようと小型セルを介して固定されようと、圧力変換器装置の作用が異なるものではないことは明らかであり、これを問題とする理由はない。」と断定し、また、「シールダイアフラム703と液体705とは、一体になって、本願発明の『液体圧応答媒体』に相当すると認められる」とする。
しかしながら、本件審決の判断は「圧力変換器装置を・・・仕切体に固定するとともに該圧力変換器装置が流体圧応答媒体によって覆われる」技術が周知の技術であるというのであって、圧力変換器装置を仕切体以外の部材に固定し、その上で当該部材を仕切体に固定することにより、間接的に仕切体に連結することが周知技術であると認定した訳ではないし、複数の部材により構成される流体圧応答媒体で圧力変換器装置を覆う構成が周知技術であると認定した訳でもない。
原判決の判断は、本件審決の「圧力変換器装置を仕切体に固定する」との周知技術の認定を「圧力変換器装置を別部材に固定し、この別部材を仕切体に固定する」との認定に、また「圧力変換器装置を流体圧応答媒体で覆う」との周知技術の認定を「圧力変換器装置を複数の部材からなる流体圧応答媒体で覆う」との認定に勝手に変更して解釈し、その上で本件審決の当否を判断していることにほかならない。
従って、原判決は、審決取り消し訴訟における審理の対象が特許庁がなした審決そのものの当否であるとの大原則に反した違法なものと言うほかはない。
この原判決の違法は、判決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
第二 上告理由二 審理不尽ないし理由齟齬の違法
一、上告理由一で述べた周知技術の認定に関し、原判決はその判断において審理不尽ないし理由齟齬の違法があるものである。
二、前掲周知技術の判断に当たって原判決は、「圧力変換器装置の作用が異なるものではないことは明らかであり」と機能面での相違の有無のみを判断しただけで、結論を導いている。この原判決の認定は、審理不尽ないし理由齟齬の違法がある。
即ち、本件発明が使い捨て可能な圧力変換器アセンブリーの提供を目的とするものであり（甲第二号証一六頁下から三ないし一七頁一行）、この本件発明の目的からすれば、構成が複雑なものか否かは極めて重要な部分である。原判決は機能の同一性を認定するのみであり、構造が簡易か複雑かとの点についての判断を全く欠いたものである。
本件発明の使い捨て可能な圧力変換器アセンブリーを提供するという目的のためには、部品点数を少なくし、また構造の複雑化を避け、低廉な部材で簡単な構造のものが望ましいことは明らかである。本件発明の実施例においても、「圧力センサーは絶縁された本体上の凹部に位置する」とされ、絶縁された本体上に凹部を設け、ここに圧力センサーを置くだけの極めてシンプルな構造が採用されているのである。
このように、本件発明においては、圧力変換器アセンブリーの構成が複雑か否かは極めて重要な要素である。従って、圧力変換器装置が直接基板63に固定されるか、絶縁板701に固定された後、この絶縁板701を含むセルが基板63に固定されるかは、その構造上の複雑さとの観点からは極めて大きな相違と言わざるを得ないはずである。
三、この構造が簡易か複雑かという点について、流体圧応答媒体についての認定を見るに、原判決は単に「シールダイアフラム703と液体705とは、一体になって、本願発明の『液体圧応答媒体』に相当すると認められる」とするのみであって、構成の複雑さについての検討を全く欠いており、この点で圧力変換器装置の「固定」に関する認定と同様である。
当然のことながら、シールダイアフラムと液体を組み合わせたものは、構造が複雑であり、「使い捨て可能」という本件発明からは離れた技術である。原判決は、この構造の複雑さについて全く検討をすることなく、「流体圧応答媒体」に相当すると断定したのである。
四、以上の通りであるから、原判決はこの構造の複雑さの観点からの判断を欠いたままで、本件審決の周知技術の認定を肯定したものであるから、その判断には審理不尽ないし理由齟齬の違法がある。
第三、上告理由三特許法第二九条の二の解釈適用の誤りないし理由齟齬の違法
一、原判決は、引用例と周知技術から本件発明が容易に推考し得るとの判断において、特許法第二九条二項の解釈適用を誤り、あるいは理由に齟齬のあるものである。
二、本件審決は、本件発明が圧力変換器装置を第一チャンバー（被測定流体が流れる部屋）に置くのにたいし、引用例では第二チャンバー（被測定流体が流れない部屋）に置く点で相違する（相違点１）ことを正しく認定している。
しかしながら、本件審決は結論として、引用例の圧力検出器において、周知技術と組み合わせることにより、圧力変換器装置を第一チャンバーに置くようにすることは当業者にとって容易に想到しうるものとした。
三、上告人は、被測定流体と圧力変換器装置との直接的な接触を回避する手段において、本件発明と引用例発明は基本的に異なる手段を選択したものであり、引用例発明において、周知技術を適用して圧力変換器装置を第一チャンバーに置くようにすることは、そもそも引用例発明の圧力変換器装置を第二チャンバ書に置くようにした技術的意味を否定することになるものであるから、当業者が引用例発明において第二チャンバーにあった圧力変換器装置を第一チャンバーに移すような改造を行うはずがない旨の主張をした。
その理由は、圧力変換器装置を第一チャンバーに置くとの構成（便宜上これを構成Ａとする）と圧力変換器装置を第二チャンバーに置くとの構成（これを構成Ｂとする）があるとして、構成Ｂは被測定流体が通過しない第二チャンバーに圧力変換器装置を置くことにより、流体と圧力変換器装置が接触することから生じ得る問題を回避し、代わりに流体の圧力を第二チャンバーにまで引き込むための複雑な構成（引用例でいえば、感圧板、連結棒、カンチレバーを必要とする）を許容するとの選択を行った結果である。
引用例発明は、正に右選択を行った結果として、仕切板により仕切られた第二チャンバーに圧力変換器装置を設け、この圧力変換器装置へ流体の圧力を伝達する機構として感圧板、連結棒、カンチレバーという複雑な構成を採用したものなのである。
この引用例発明において、圧力変換器装置を第一チャンバーに置くということは、第一チャンバーには被測定流体が流れる訳であるから、折角構成Ｂを採用することにより獲得した「圧力変換器装置と流体との接触の回避」という唯一最大の作用効果を放棄することにほかならない。このような引用例発明の改造は、そもそもＢ構成を採用した引用例発明自体の否定でしかなく、当業者が斯様な改造を行うはずはないのである。
従って、上告人としては、右の点を指摘して本件審決の容易に想到し得るとの判断を争ったのである。
四、この点について原判決は、「しかしながら、引用例発明は、感圧板、連結棒、カンチレバーを介して圧力を圧力信号発信機へと導くという複雑な構成を採用することにより、圧力信号発信機を流体室に置かないという効果を得ているのに対し、上記周知技術は、圧力変換器装置を流体圧応答媒体で覆うことにより流体室である第一の圧力室に置くことを可能にし、連結棒、カンチレバーを不要にして、圧力変換器装置の構成を簡単にするという効果を得ているのであるから、上記各構成の長所、短所を勘案して、いずれの構成を採用するか決定することは、当業者のなすべき設計事項というべきであり、原告の上記主張は、上記周知技術と同じ構成である本願発明の相違点(1)に係る構成には技術的意義がないというに他ならず、失当である」と断定する。
しかし、まず、構成Ａと構成Ｂのいずれを選択するかは当業者のなすべき設計事項であろうと、引用例の場合、構造の複雑化という欠点との引き換えに、被測定流体との接触を回避するため第二チャンバーに圧力変換器装置を置くという構成（構成Ｂ）を既に選択済みなのである。従って、引用例と周知技術とを組み合わせて本件発明を容易に想起し得るかいなかを判断するには、構成Ａか構成Ｂのいずれを選択するかとの命題の技術的意味ではなく、一度選択された構成Ｂをわざわざ構成Ａに、その唯一の利点を捨ててまで変更することが当業者にとって容易に思いつくことであるか否かでなければならない。
しかるに、原判決は構成Ａと構成Ｂのいずれを選択するかの問題と誤解して容易推考性の判断を行う誤りを犯したものである。
五、また、原判決は上告人（原審原告）の主張が、「上記周知技術と同じ構成である本願発明の相違点(1)に係る構成には技術的意義がないというに他ならず、失当である」とするが、この判断は理解に苦しむものである。
上告人の主張の趣旨は前述のとおりであり、いずれの構成についても「技術的意義がない」などとの主張をした事実はない。
ある効果を狙って特定の構成を選択した当業者が、その構成を前提に、当該構成の効果を捨てるような改造をするはずがないと主張することが、何ゆえ当該改造の結果得られる構成の技術的意義を否定することになるのであろうか。
上告人は効果がないから当業者が採用しないと主張したのではない。引用例が構成Ｂに相当するものであることは疑いがない。つまり、引用例発明では、構成Ｂを選択したのである。その理由は、被測定流体と圧力変換器装置との接触を避けることである。周知技術の構成を採用することは、第一チャンバーに圧力変換器装置を置くようにすることであるから、構成Ｂの唯一の効果を失うことである。従って、一旦構成Ｂが選択された引用例発明の構成を前提とし、当業者がこの構成の唯一の効果を失うような改造をすることが有り得るのかという疑問を上告人は提示したのである。このことは少しも第一チャンバーに圧力変換器装置を置く構成Ａの効果を否定するものではない。
但し、構成Ａを採用するとすれば圧力を圧力変換器装置に伝達するための複雑な構造（引用例の感圧板、連結棒、カンチレバー等）は不要となる代わりに、被測定流体と直接接触する位置にある圧力変換器装置に関して何らかの処置・工夫が必要になるのである。
原判決の理由には齟齬があると言わざるを得ない。
六、以上の通りであるから、原判決には、容易推考性に関する特許法第二九条第二項の解釈適用を誤った違法ないし判決の理由に齟齬あるものであり、この違法は判決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
第四、上告理由四 法令解釈の誤り及び判例違背
一、原判決は、引用例と周知技術から本件発明の「電気伝導装置」と「結合装置」との構成が容易に推考し得るとしたが、この認定において原判決は法令の解釈を誤り、また実質的に御庁の判例に違背するものである。
二、本件発明は、圧力変換器装置を含む部分を使い捨て可能とするための構成として、「電気伝導装置」と「結合装置」を規定した。
引用例には、この電気伝導装置と結合装置とからなる構成は存在しないため、本件審決はこの点において本件発明と引用側発明が相違するとした（相違点３）。しかし、この相違点について審決は、極めて一般的な周知技術を持ち出し、この周知技術の存在から直ちに右相違点は当業者にとって容易に推考できるものであると結論した。
三、そこで、上告人は右本件審決の認定の論理的飛躍を指摘し、斯様に一般的な周知技術を適用するには、そこに技術的必然性ないし必要性が存在しなければならないはずであり、本件審決はこの点について全く判断を欠いたものである旨を主張した。
原判決は、この上告人の主張に対し、「裁判所に顕著な事実」及び審決が全く認定していない新たな「周知技術」を認定し、これら「顕著な事実」及び「周知技術」と本件審決が認定した「周知技術」とから本件審決の容易推考の認定を肯定したのである。
四、しかし、審決取り消し訴訟の対象は特許庁のなした審決中での理由、判断の当否であり、特許庁が示した結論に至る理由を離れて、独自に裁判所が新たな理由付けを行い特許庁の結論を維持することは許されないことは理の当然である。石の原判決の判断は、審決取り消し訴訟の基本的構造に由来する高等裁判所の審理範囲を明らかに逸脱したものと言わざるを得ない。
原判決の判示内容は、無効審判についての審決の取り消し訴訟に関するものではあるが、「専ら当該審判手続きにおいて現実に争われ、かつ、審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象とされるべきものであり、その以外の無効原因については、右訴訟においてこれを審決の違法事由として主張し、裁判所の判断を求めることを許さないとするのが法の趣旨であると解すべきである。」との御庁昭和五一年三月一〇日付け判決に示された判断にも実質的に違背したものと言うべきである。
五、原判決は、右の点について、「なお、審決は、相違点(3)についての判断において上記周知事項を認定していないが、この周知事項は本願優先権主張日前の技術水準を示すためのものに過ぎないから、これを被告が訴訟段階で主張し、また、裁判所がこれを認定することは、当然に許される事項である。」と述べる。
しかしながら、原判決がいう「技術水準をしめすための周知事項の認定」とは一体何であろうか。この「技術水準をしめすための周知事項」といわゆる「周知技術」とは何がどう異なるのであろうか。
原判決も、わざわざ右のような見解を付記したということは、審決が触れていない技術内容を独自に認定するものであるとの認識が存在したことは明らかであろう。しかし、審理対象である本件審決が全く認定していない技術事項を裁判所が独自に認定してよいという根拠はどこにあるのであろうか。
六、審決が周知技術を認定している場合に、審決取り消し訴訟においてこの周知技術の存在を立証するために新たな証拠を提出すること、また裁判所が当該証拠により周知技術の存在を認定し審決の判断を是認することは認められている。しかし、これはあくまで「周知技術」があらかじめ審決により認定されているから許されるのである。審決が認定した「周知技術」に代えて別の「周知技術」を認定したり、審決の認定していない別の「周知技術」を付け加えて認定してしたりすることが許される訳ではない。このような新たな「周知技術」の認定が許されるとすれば、当事者は特許庁において当該新たな「周知技術」の存在を争う道を閉ざされることになるのである。この点で、「公知技術」も「周知技術」も変わるところはない。
原判決は、「周知技術」を「技術水準を示すための周知事項」とその名称を変えることにより、右の法理を回避しようとするものである。しかし、原判決のいう「技術水準を示すための周知事項」と言ったところで、結局本件審決の認定していない「技術水準」なる技術内容を認定しているのである。「技術水準」とは結局当業者にとって周知な技術の寄せ集めでしかなく、結局「周知技術」を認定していることにほかならない。
七、本件審決が認定した周知技術は、極めて概括的なものであり、原判決も認定するように「電気器具のプラグとプラグ受けにみられるように極めてありふれた構成」のものでしかない。
本件審決はこの周知技術からいきなり本件発明の「電気伝導装置」と「結合装置」からなる構成を容易推考であるとした。この認定があまりにも論理を飛躍したものであったため、原判決もこの飛躍を埋めるために何らかの技術内容を認定する必要を感じたのであろう。
原判決は、まず「感染の危険のある用途に用いられる医療器具において、感染を防止するために使い捨てにするという課題自体は、本願優先権主張日前においても、当然のこととして当業者に認識されていたことは、当裁判所に顕著な事実である。」とする。
しかし、引用例ですらその圧力検出器を洗浄して再利用することを前提としており、全ての感染の危険のある用途に用いられる医療器具において使い捨てにするという課題が存在する訳ではないことは明らかである。使い捨てにするか否かは、価格・汚染の程度、機器の使用目的、使い勝手、洗浄の手間等など種々の要素を勘案して決まるものであり、一概に使い捨てにすれば良いものではない。このような技術内容を「裁判所に顕著な事実」とした原判決の認定が如何に当を失したものであるかは言わずもがなであるが、そもそもの右の「顕著な事実」と認定した技術内容自体被上告人すら主張しておらず、従って原審においてこの点について当事者は全く議論していないのである。
いずれにしろ、一般論としても感染の危険のある用途に用いられる医療器具において、感染を防止するために使い捨てにするという課題自体が存在したかどうかについて異論の存し得るところであることは明らかであり、その技術内容は証拠に基づき認定すべきものであって、「当裁判所に顕著な事実」と言うことにより勝手に認定してよい内容ではない。
八、次に、原判決は乙第一ないし三号証から「使い捨てにされる器具と器体とを分離可能とするという技術思想は、本願優先権主張日前、周知の事柄である」とする。この「周知の事柄」も本件審決は認定していない。乙第一ないし第三号証も、審決取り消し訴訟において初めて提出されたものである。
原判決の右認定は、審決の認定していない新たな周知技術の認定であり、かつこの認定のために審判で審理されていない証拠を採用したものである。
斯かる認定、証拠の採用が許されるべきでないことは、前記審決取り消し訴訟の構造上明らかである。
九、以上の通り、原判決の判断は、審決の認定していない周知技術を証拠に基づかず、あるいは審判手続きで提出されていない証拠に基づき認定したものであるから、原判決は法令解釈を誤ったものであり、この誤りは判決の結論に影響を及ぼすこと明らかである。
以上